Цивільне право України. т.1

§ 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Поняття та види торговельних марок. У сучасних умовах кожен суб’єкт підприємницької діяльності прагне мати такий правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг, як торговельна марка. Пояснюється це тим, що господарська діяльність пов’язана з необхідністю використання різного роду позначень, які дають можливість розрізняти як суб’єктів, так і результати їх діяльності. За допомогою торговельних марок відбувається зв’язок між виробником і споживачем, вони виступають невід’ємними елементами ринкових відносин та добросовісної конкуренції.

Паризька конвенція з охорони промислової власності передбачає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг пішла по шляху використання обох зазначених об’єктів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки відрізняють товари, а знаки обслуговування - послуги. Спочатку законодавець України поєднав ці два об’єкти інтелектуальної власності і передбачив правову охорону знака для товарів та послуг. Відповідно до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»1 знак для товарів та послуг - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

ЦК на відміну від вказаного Закону вводить нове поняття для позначення об’єкта інтелектуальної власності у сфері індивідуалізації товарів і послуг - «торговельна марка», однак зміна назви не вплинула на суть самого об’єкта.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Найбільш широкого поширення набула класифікація торговельних марок в залежності від використовуваних позначень.

Словесні марки - це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок - легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам’ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова (наприклад, «Sony»). Для реєстрації торговельної марки разом із зображенням подається опис позначення.

Серед словесних марок можна виділити два різновиди: у першому випадку охороняється саме слово, у другому - словесне позначення, виконане у особливій шрифтовій манері, тобто охороні підлягає шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон та інші візуальні інформативні елементи.

Зображувальні марки - це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Сама назва свідчить про те, що вони втілюються в малюнок, креслення тощо. У цьому випадку можуть бути використані як існуючі об’єкти, так і абстрактні зображення та всілякі символи. Для найбільшої ефективності зображувальна марка не повинна бути складною і перевантаженою деталями, а навпаки відрізнятися простотою і помітністю, щоб забезпечити успіх реклами, можливість використовувати зображення на різних матеріалах і т.п.

Об’ємні марки - це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах - довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка. Однак об’ємні торговельні марки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а повинні бути новими і оригінальними, а, по-друге, оскільки марка повинна виділяти виріб конкретного виготовлювача з ряду інших товарів, то форма виробу не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням.

Нетрадиційні торговельні марки - світлові, звукові, ароматичні та інші марки. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту від 28 липня 1995 р. № 116 (в ред. наказу Держпатенту № 72 від 20 серпня 1997 р.)1, передбачають, зокрема, що зазначені марки реєструються Установою при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Так, якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми на аудіокасеті, зазначається вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше), а у випадку використання музичного твору - в описі наводиться його нотний запис. Коли ж на реєстрацію як знак заявляється світлове позначення, таке позначення надається у вигляді відеозапису на відеокасеті, наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.

Умови надання правової охорони торговельним маркам. Марці може бути надана правова охорона у випадку додержання таких основних вимог: вона не повинна суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на неї не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони.

Підстави для відмови у наданні правової охорони сформульовані у ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» шляхом перерахування тих, які не підлягають правовій охороні як торговельна марка. Так, не можуть отримати правову охорону позначення, які, по-перше, не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб (однак такі позначення можуть бути включені в знак як неохоронювані елементи, якщо на це мається згода відповідного компетентного органу або їх власників): державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки; по-друге, в силу об’єктивних причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів та послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності; по-третє, тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, наприклад, з марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; по-четверте, відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Законодавство закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. Це, зокрема, означає, що реєстрація того чи іншого позначення як марки у інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних угод, учасницею яких є Україна.

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів.

Ознака новизни тісно пов’язана з поняттям пріоритету. Новизна марки визначається на дату пріоритету, яка, у свою чергу, встановлюється за загальним правилом за датою надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Поряд з цим пріоритет марки може встановлюватися за датою подачі першої заявки на марку у іншій країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо в Установу України заявка надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати. Виставочний пріоритет може встановлюватися за датою початку відкритого показу експоната на виставці, якщо в Установу України заявка на марку надійшла протягом шести місяців від зазначеної дати. Пріоритет марки може встановлюватися також за датою міжнародної реєстрації товарного знаку відповідно до міжнародних договорів України.

Обсяг правової охорони торговельної марки. Позначення розглядається як торговельна марка тільки у взаємозв’язку з товарами і послугами, для розрізнення яких вона використовується. Тому обсяг наданої правової охорони торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, якщо інше не встановлено законом. Отже, якщо особа зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то її виключні права поширюються лише на використання цієї марки стосовно зазначених товарів та послуг. Що стосується інших груп товарів і послуг, то таке позначення вправі використовувати будь-яка особа.

Правова охорона добре відомих торговельних марок. У світі існує два принципи надання правової охорони товарному знаку: реєстраційний принцип і принцип першого використання. Україна належить до країн, що використовують реєстраційний принцип. Це означає, що одержати виключне право на торговельну марку можна шляхом її реєстрації і отримання охоронного документа. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Доречно враховувати, що у цьому випадку правова охорона торговельної марки обмежується територією тих країн, де вона зареєстрована. Однак із цього загального правила є певні винятки. Відповідно до ч. З ст. 494 ЦК, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Умови охорони прав на добре відому марку передбачені ст. 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Насамперед необхідно, щоб компетентний орган визнав марку добре відомою. Вирішити це питання може Апеляційна палата Установи або суд. До того ж рішення Апеляційної палати може бути оскаржено у судовому порядку.

При визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою. Цей перелік не є вичерпним. У кожній конкретній ситуації компетентний орган у комплексі оцінює усі фактори.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона така сама, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її використання іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомої марки, і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, у випадку визнання марки добре відомою можливе розширення обсягу її правової охорони.

Суб’єкти права на торговельну марку. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у ч. 5 ст. 5 передбачає, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники. Відповідно до ч. 1 ст. 493 ЦК, суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Таким чином, виникнення права на торговельну марку не пов’язується з зайняттям підприємницькою діяльністю.

У науці гостро дискутується проблема можливості бути власниками свідоцтва на торговельну марку фізичних осіб, які не є підприємцями. Пов’язано це з тим, що основна функція торговельної марки - розрізняльна. А особа, яка не займається підприємницькою діяльністю і відповідно не бере участі у процесі виробництва товарів чи наданні послуг, не переслідує мету використання марки на ринку. Подібний підхід знайшов законодавче закріплення у деяких зарубіжних країнах, зокрема Російській Федерації. Однак, враховуючи, що для одержання охоронного документа потрібен час, напевно, не варто вводити норму, яка б змушувала фізичну особу перед подачею заявки на торговельну марку реєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності.

До того ж у Договорі про закони щодо товарних знаків, який набув чинності, у тому числі для України, 1 серпня 1996 p., передбачено, що держава не може ставити як обов’язкову умову для реєстрації товарних знаків здійснення заявником виробничої чи торговельної діяльності. Однак країнам-учасницям надається право вимагати подання серед інших документів також заяви про наміри використовувати знак відповідно до вимог законодавства. Зокрема, можна встановити певний строк, протягом якого необхідно подати докази фактичного використання.

Слід зазначити, що фізична особа, подаючи заявку на торговельну марку, може і не планувати використовувати її самостійно, а переслідує у подальшому мету передати право на марку іншій особі чи видати ліцензію на використання. Тому видається доречною позиція законодавця України стосовно розширення кола суб’єктів на торговельну марку. Адже існують й інші гарантії використання марки, зокрема, можливість дострокового припинення дії свідоцтва на марку, якщо вона не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання марки було припинено.

Не існує обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку - право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку та строки їх чинності. Відповідно до ст. 495 ЦК, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано у встановленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на торговельну марку, як і на інші об’єкти інтелектуальної власності, носять строковий характер: вони є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Однак, на відміну від прав на інші об´єкти інтелектуальної власності, зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, передбаченому законом.

Законодавець передбачає випадки дострокового припинення чии- ності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, по-перше, у зв’язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг, або, по-друге, за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також у інших випадках, передбачених законом.

Якщо у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не визначено договором чи законом. Достроково припинені виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому законом.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними з підстав та у порядку, встановлених законом. Так, відповідно до ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Право попереднього користувача на торговельну марку. Відповідно до ст. 500 ЦК, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Такі положення традиційно характерні для об’єктів патентного права. їх законодавче закріплення пояснюється можливістю паралельного винахідництва і є своєрідним компромісом, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності - новизна. У зв’язку з тим, що патентовласник не має можливості забороняти попередньому користувачеві застосовувати об’єкт інтелектуальної власності, відсутня потреба ставити питання про визнання охоронного документа недійсним.

Між тим, коли йдеться про торговельні марки, то досить важко окреслити межі можливості визнання особи попереднім користувачем і у зв’язку з цим захищати її права, адже на відміну від об’єктів патентного права значних капіталовкладень у цьому випадку не потрібно. Мінімальні зусилля та кмітливість дадуть можливість у випадку реєстрації марки іншою особою ставити питання про наявність права попереднього користувача. Оскільки, як уже зазначалося, Україна дотримується реєстраційного принципу стосовно торговельних марок, то наявність права попереднього користувача значно його обмежить.