Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.

Шматков Р.П. Особливості підготовки матеріалів для проведення експертизи при документуванні фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг

Однією із важливих передумов забезпечення повного і всебічного розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним використанням знаку для товарів і послуг є використання спеціальних знань, оскільки саме за допомогою висновку експерта можливо встановити істину в кримінальних справах цієї категорії.

За сучасних умов час дослідження таких об’єктів інтелектуальної власності, як знаки для товарів і послуг здійснюється в експертних підрозділах МВС України особами, які отримали вищу освіту у сфері інтелектуальної власності та отримали свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення такого виду експертиз.

Прийняття рішення про призначення та проведення експертизи у справах, пов’язаних із незаконним використанням знаків для товарів і послуг, потребує від слідчого, окрім загальних криміналістичних та процесуальних знань, обізнаності в специфіці предмета та об’єкті дослідження. Тільки у цьому випадку слідчий зможе здійснити збір необхідних для дослідження матеріалів, грамотно сформулювати питання та кваліфіковано оцінити висновки експертизи.

Від якості зібраних матеріалів безпосередньо залежить об’єктивність та обґрунтованість висновку експерта. Тому потрібно звернути увагу на особливості підготовки матеріалів необхідних для проведення експертизи, особливості призначення експертизи та коло питань, що будуть вирішенні під час використання спеціальних знань.

Враховуючи доказове значення експертного висновку в кримінальних справах, важливим є якісне проведення експертизи. Тому потрібно якісно підготувати і самі матеріали, необхідні для проведення експертизи.

При підготовці матеріалів необхідно вирішити такі питання:

1) чи є матеріали, що підлягають направленню на експертизу, доброякісними?;

2) чи є зібрані у справі матеріали повними та достатніми для вирішення питань, які виносяться на вирішення експертизи?;

3) чи є потреба у проведенні судово-експертних досліджень інших видів, результати яких необхідно врахувати при вирішенні питань експертизи?

Крім об’єктів дослідження (вилучена продукція з нанесеним позначенням) необхідно надати такі матеріали:

  • Протокол допиту потерпілої особи (власника прав на знак для товарів і послуг), в якому необхідно висвітлити такі питання:

- наявність договору про передачу прав на знак для товарів і послуг, ліцензійної угоди щодо надання права використання товарного знака іншим особам;

- чи не є вилучена продукція введеною в цивільний оборот самим правовласником;

- чи звертався власник прав на торгівельну марку до правопорушника з вимогою припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції з нанесеним позначенням, що є ідентичним чи схожим з зареєстрованим знаком для товарів та послуг (при наявності необхідно вилучити переписку правовласника з правопорушником).

У випадках, коли попередньо не було встановлено власника знаку для товарів і послуг, або відсутня можливість зв’язку із представництвом правовласника, доцільно направити запит у Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) з метою отримання такої інформації:

- чи зареєстровано в Укрпатенті використовуваний порушником знак для товарів і послуг, хто є його власником (кому видавалося свідоцтво);

- чи було укладено договір про передачу прав по знаку, ліцензійну угоду між правовласником та порушником;

- чи звертався до Укрпатенту порушник з питання реєстрації знаку, який він використовував, чи схожих з ним знаків для однорідних товарів.

Більш детальну інформацію та контактні телефони Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) можна знайти на сайті: http:// www. ukrpatent. org

  • Необхідно витребувати у правовласника такі документи (або їх завірені копії):

- свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг;

- при наявності ліцензійний договір про передачу права на використання знаку для товарів та послуг.

Зразки оригінальної продукції, яку виготовляє правовласник направляти на дослідження не обов’язково,оскільки при проведенні дослідження порівнюються лише позначення нанесені на вилучену продукцію з зареєстрованим на території України знаком для товарів і послуг.

  • Протоколи допиту особи, яка незаконно використовувала чужий знак для товарів і послуг, в якому висвітлити такі питання:

- коли було здійснено перше виробництво (підготовку до виробництва) та реалізацію продукції з нанесеним позначенням, що є ідентичним або схожим з зареєстрованим знаком для товарів і послуг;

- чи звертався правопорушник в Патентне відомство з метою реєстрації позначення, яке він використав на упаковці власної продукції, а також з метою з’ясування питання щодо реєстрації цього знака будь-якою іншою особою в Патентному відомстві;

- якщо правопорушник звертався в Патентне відомство з метою реєстрації позначення, яке він використав на упаковці власної продукції, то яке рішення було прийняте відомством (відмова та на якій підставі відмовили, реєстрація, затребування додаткових матеріалів тощо).

Якщо для вирішення поставлених перед експертизою питань необхідно проводити порівняння з описами, зображеннями, зразками тощо, всі ці об’єкти чи зразки мають містити відповідний обсяг інформації, необхідний для порівняння з необхідною повнотою. Наприклад, якщо об’єктом дослідження є кольоровий знак для товарів та послуг, то й документи з його відображенням, що направляються на дослідження, повинні містити кольорове зображення.

Зазначений перелік питань є необхідним для проведення дослідження, для вирішення інших питань (наявність складу злочину, ступінь вини, виявлення умов, що сприяли скоєнню злочину тощо) слідчий повинен самостійно окреслити коло слідчих дій, перелік питань, що будуть ставитися перед потерпілою особою та порушником, визначити перелік документів, що необхідно вилучити для встановлення істини по кримінальній справі.

Після збору та аналізу матеріалів призначається дослідження.

Під час проведення судової експертизи експертом досліджуються фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів дослідження. За допомогою дослідження можливо вирішити таке питання:

Чи є позначення «А», що нанесене на вилучену продукцію, тотожнім (ідентичним) або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №ХХХХХ?

Не зважаючи на те, що перед експертом ставиться лише одне питання, під час проведення дослідження експертом будуть встановлені такі фактичні данні:

1) Пошук за електронними базами даних:

БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» [6].

БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні» [7].

БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні» [8].

БД «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними» [9].

Пошук здійснюється не для встановлення правовласника, а з метою підтвердження фактичних даних, вказаних у представлених на дослідження матеріалах, та для наведення бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів та послуг (дата реєстрацій, дата пріоритету, кому видано свідоцтво, перелік товарів та послуг, чинність свідоцтва).

2) Визначення виду порівнюваних позначень (словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень (згідно з п. 1.4. Правил [4]).

3) Визначення однорідності товарів і послуг.

Для встановлення спорідненості чи однорідності товарів або послуг, відносно яких зареєстровано тотожні позначення або позначення, які можна сплутати, досліджується:

- до якої галузі відносяться досліджувані товари і/або послуги і чи з однією метою застосовуються такі товари і/або послуги у певній галузі;

- чи належать досліджувані товари і/або послуги до одного й того ж роду або виду;

- до якої групи належать товари: до продукції виробничо-технічного призначення або до виробів народного споживання;

- чи є досліджувані товари товарами короткострокового або довгострокового використання;

- призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари;

- групу потенційних споживачів товарів або послуг (пересічні споживачі або спеціалісти у певній галузі);

- характер послуг, що надаються: комерційні послуги, послуги професійного характеру, споживчі послуги або послуги іншого характеру;

- чи існує зв ’язок між товарами та послугами і наскільки тісний або специфічний такий зв ’язок;

- умови та місце продажу (реалізації) товарів та надання послуг (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо) [5].

Як інструмент для визначення однорідності товарів, визначення меж пошуку, застосовується Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП) [5]. Заголовки класів вказують загальні назви галузей, до яких належать товари і послуги. Кожний клас МКТП складається з множини різнорідних груп (родових понять) товарів і послуг.

4) Визначення фонетичної схожості - ступінь звукової (фонетичної) схожості позначень визначається на підставі таких ознак: наявність подібних і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; подібність звуків, що складають позначення; розташування подібних звуків і звукосполучень стосовно одних до інших; наявність співпадаючих складів і їх розташування; кількість складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; подібність складу голосних; подібність складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше; наголос [5, с.51].

Ступінь звукової (фонетичної) схожості визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово), або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух.

5) Визначення семантичної схожості.

Смислова (семантична) схожість визначається на підставі таких ознак:

- подібність закладених у позначеннях понять, ідей;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення;

- протилежність закладених у позначеннях понять, ідей.

Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій, який, однак, у більшості випадків тісно пов’язаний з поняттям фонетичної схожості [5, с. 54].

6) Визначення графічної схожості.

Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі таких ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру літер (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо); розташування букв стосовно одна до одної; алфавіт, буквами якого написане слово; колір чи кольорове сполучення [5, с.53].

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним загалом, незважаючи на окрему різницю елементів.

Інші питання, що цікавлять слідчого, повинні встановлюватися не за допомогою проведення дослідження, а за допомогою проведення слідчих дій (огляд місця події, обшуки, виїмки, допит свідків, потерпілих та підозрюваних тощо).